Gebruikt u (bijna) dezelfde naam als een ander merk? Pas op!

17 november 2023

’s Werelds grootste bierbrouwer AB InBev heeft een kleine Franse hobbybrouwer dringend verzocht de naam van zijn zelf geproduceerde bier te veranderen. AB InBev is producent van vele bekende biermerken, waaronder het merk ‘Leffe’. Sinds enkele maanden is de Franse hobbybrouwer de trotse producent van zijn eigen bier genaamd ‘Leff’. Twee maanden geleden heeft de Franse hobbybrouwer het merk Leff bij het Franse Instituut voor het Intellectueel Eigendom gedeponeerd. Volgens AB InBev lijkt de naam van het hobbybier echter te veel op haar biermerk Leffe en kan dit tot verwarring bij en misleiding van de consument leiden. Wat is hiervan het gevolg en wat staat deze eigenzinnige Franse bierbrouwer te wachten? Advocaat Michael de Jong van Spectrum Advocaten schreef er een blog over.

Deponering en inschrijving van een merk

Ab InBev kan de Franse hobbybrouwer verzoeken de naam van zijn bier te veranderen, omdat zij merkhouder is van het merk ‘Leffe’. Een merk geniet bescherming zodra het in het nationale en/of Europese merkenregister is ingeschreven. Voordat een merk wordt ingeschreven, moet het worden gedeponeerd. Een merk wordt in een bepaalde klasse gedeponeerd. Zo heeft Ab InBev bijvoorbeeld het merk ‘Leffe’ ingeschreven voor klasse 32, waar bieren onder vallen. Daarna toetst het nationale of Europese instituut voor het Intellectueel Eigendomsrecht of het gedeponeerde merk aan een aantal voorwaarden voldoet. Is dat het geval, dan wordt het merk ingeschreven. Dit brengt met zich mee dat de merkhouder het alleenrecht heeft het betreffende merk te gebruiken.

Rechten van een merkhouder

Op grond van Europese- en Nederlandse wetgeving heeft een merkhouder verschillende rechten. Zo kan een merkhouder iedere derde die niet de toestemming van de merkhouder heeft gekregen, het gebruik van een teken verhinderen, wanneer dit teken:

  • gelijk is aan het ingeschreven merk en in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven;
  • gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat;
  • gelijk is aan of overeenstemt met het merk, ongeacht of dat wordt gebruikt voor gelijke of soortgelijke waren of diensten, indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;
  • niet wordt gebruikt voor de onderscheiding van waren of diensten, maar door het gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Indien het teken van een derde onder één van de hiervoor omschreven categorieën valt, dan maakt het teken inbreuk op het merk van de merkhouder. In dat geval kan de merkhouder onder andere deze derde verbieden het teken te gebruiken op de verpakking van een product, het verkopen of op voorraad hebben van goederen waarop het teken staat en het gebruik van het teken als handels- of bedrijfsnaam of een deel daarvan.

Mogelijke vorderingen bij inbreuk op de rechten van een merkhouder

Gebruikt een derde toch een teken dat inbreuk maakt op de rechten van een merkhouder, dan kan de merkhouder diverse vorderingen tegen de inbreukmaker instellen, zoals:

  • een vergoeding voor elke schade die de merkhouder door de inbreuk lijdt, zoals winstderving, reputatieschade, enzovoorts;
  • afdracht van de door de inbreukmaker gemaakte winst;
  • afleggen van rekening en verantwoording door de inbreukmaker, zodat de merkhouder zelf de door de inbreukmaker gemaakte winst kan vaststellen;
  • afgifte van de goederen die een inbreuk maken op de merkenrechten van de merkhouder en, in passende gevallen, afgifte van de materialen en werktuigen die voornamelijk voor de productie van de inbreukmakende goederen zijn gebruikt;
  • het op kosten van de inbreukmaker uit de handel nemen en vernietigen van de inbreukmakende goederen;

Deze vorderingen moeten in een gerechtelijke procedure tegen de inbreukmaker worden ingesteld. Anders dan in andere procedures, geldt bij een procedure wegens merkinbreuk dat de verliezende partij kan worden veroordeeld tot vergoeding van de volledige proceskosten van de winnende partij. Hiervoor zijn vaste tarieven opgesteld en deze vergoeding kan oplopen tot een bedrag van € 25.000,-. Een inbreuk op het merkenrecht van een ander kan zodoende grote financiële gevolgen hebben.

Vervolg kwestie Leff(e)

En hoe gaat het nu verder met de kwestie tussen Ab InBev en de Franse hobbybrouwer? Ab InBev heeft de voorkeur uitgesproken de kwestie zonder juridische procedure op te willen lossen. Zij wacht nu op de evaluatie van haar bezwaar tegen het depot bij het Franse Instituut voor het Intellectueel Eigendom, dat zich nu over de deponering zal buigen. Ab InBev heeft als eerst het merk ‘Leffe’ geregistreerd en heeft daarmee de oudste rechten. Het instituut zal dan ook beoordelen of het nieuw gedeponeerde merk inbreuk op de merkenrechten van Ab InBev maakt.

Beide merken zijn voor de categorie ‘bier’ geregistreerd en ook de schrijfwijze van het woord ‘Leff(e)’ – namelijk op gotische wijze – is bijna identiek. Bovendien is de uitspraak van beide woorden in de Franse taal identiek. Er is dan al snel sprake van verwarringsgevaar en daarmee inbreuk. Mijn verwachting is dan ook dat de Franse hobbybrouwer aan het kortste eind zal trekken en de inschrijving van het merk ‘Leff’ zal worden geweigerd. Blijft de bierbrouwer dan toch de naam gebruiken, dan vermoed ik dat het niet bij een dringend verzoek van Ab InBev zal blijven.

Hebt u advies nodig?

Gebruikt een derde een teken dat erg veel op uw ingeschreven merk lijkt? Of wordt u aangesproken wegens een mogelijke inbreuk op het merkenrecht van een ander? Neem dan contact met ons op. Spectrum Advocaten heeft veel ervaring op het gebied van intellectueel eigendom en staat u graag met raad en daad bij. Contact opnemen kan via het telefoonnummer 023 – 517 33 77 of via michael@spectrumadvocaten.nl.

Geschreven door